专利新创性评价中,需要通过与现有技术的对比来进行分析,比如创造性分析三步法中第一步就是确认最接近的现有技术。好的专利申请在撰写中就可以通过种种方式规避这些现有技术的影响,给申请人提供更加有效的建议,这也是代理人的工作内容之一。此外,明确现有技术的范围对于欲申报专利的项目规划也可能产生影响,尽可能多地对比现有技术,可以使研发方向更有利于后期的专利申报工作。不管是哪个方面,对现有技术范围的理解都是基础中的基础。
本篇主要从三个要点简要介绍现有技术范围,分别是:专利审查指南中的规定、常规概念中的现有技术、容易被忽略的现有技术(划重点)。
“根据专利法第二十二条第五款的规定,现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术包括在申请日(有优先权的,指优先权日)以前在国内外出版物上公开发表在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。
现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说,现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态,并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。应当注意,处于保密状态的技术内容不属于现有技术。所谓保密状态,不仅包括受保密规定或者协议约束的情形,还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形,即默契保密的情形。然而,如果负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密,导致技术内容公开,使公众能够得知这些技术,这些技术也就构成了现有技术的一部分。”
总的来说,以上规定的范围包括时间范围和公开方式两个要素。比较容易理解的是时间范围,即认定为现有技术的时间界限-申请日以前(或优先权日,下文均以申请日指代),这里需要提醒的是对于“以前”的认定,我们一般以技术内容公开当天作为对比时间,且如果技术内容的公开日期是申请日当天,其不能被认定为现有技术。此外,对于技术内容公开的日期只写明年月或者年份的,以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开日,这种需要确认的公开日期更多地出现在出版物中。而对于公开方式,其实际上是一个较大的范围,同时也包括了本文后续所阐述的“常规概念中的现有技术”和“容易被忽略的现有技术”。根据审查指南可以知晓,现有技术的公开方式并不受限,不管是公开地区(国内外),还是公开形式(出版物、公开使用、其他方式),抑或是公开动机(主动公开、被动泄密),只要是能为公众得知,皆为可认定的公开方式。这样大的认定范围,也就容易导致我们对现有技术范围的理解存在一定的主观限制,这也是本文想要说明的一个问题。较被认可的现有技术一般包括:专利文献、期刊论文、学术论文、学术会议、教材、工具书等存在较高权威性的技术内容。这里的“常规概念”实际上指一般申请人的理解,在代理人沟通的过程中,经常会出现一个场景:申请人认为一个现有技术文件并未经过严格验证,因此并不能作为现有技术进行比较。这种观点在专利审查中是不能被认可的,特别是在创造性审查中,现有技术的一个作用是启示作用,并不是说明确的验证才有启示,而是技术人员根据启示能够完成验证就会被认定为现有技术存在启示,因此,仅仅认为现有技术是常规概念里认知的范围显然是不够准确的。本部分通过示例列举几种容易被忽略的现有技术形式,实际上根据对审查指南的理解,现有技术范围并不局限于这些示例。包括但不限于:微信、QQ、微博、小红书、其他社交软件。如微信平台的公众号中,很多都是涉及到技术内容的分享的,这些内容是公众可以得知的,因此只要是涉及到技术内容的,都可能被认定为现有技术。如收到的审查意见通知书中就以微信公众号文章作为对比文件:
另一个不常见的示例如小红书APP,其内容中也包括大量技术分享内容,这些内容同样能够形成现有技术,示例如该APP上的一篇笔记内容如下:(转载已获授权)
显然,如果是一篇以“WB图背景处理方法”为主题的专利申请,如果技术存在相关,这篇笔记就可能对申请的创造性产生影响。包括但不限于:抖音、bilibili、快手、其他视频学习平台。信息爆炸时代,短视频成为了很多人知识的来源,同时各视频学习平台的崛起也使公众获得知识的途径更加广泛。基于现有技术的特点,这些视频内容实际上都是为公众得知,因此应当被认为是现有技术的一部分。特别是各大学习平台公开的内容,其专业性较强,随着数据量的增加,未来也有可能成为对比文件的主要形式之一。最常见的如通过百度、谷歌等搜索到的国内外网站,这些网站上披露的技术相关内容,同样可以被认定为现有技术。特别需要提醒的是百度的一些搜索结果中可能出现问答形式的公开内容,即便是这些问答中的答案并不符合一些专业上的逻辑,但其仍然可能被认定为现有技术,这种认定有时可能是申请人所无法理解的,但考虑到审查的局限性,也属于正常情况,可以通过在后期答复中进行陈述来解决,如果能够通过证据指出这些答案的不合理的之处,也可以解决它们带来的启示问题。如化妆品的专利申请中,经常遇到备案信息作为对比文件的情况,这些备案信息中往往包括成分组成信息,这对于部分以配方作为主要保护内容的专利申请,在技术启示上就会起到重要作用,如:
由以上可知,对现有技术的理解应该是一个广义的理解,而非狭义的理解,对现有技术进行广泛地检索,针对性解决问题,才能尽量规避后续审查过程中出现的技术启示,更有利于专利申请的授权。