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面对公知常识与对比文件结合的审查意见,该如何是好?

发布时间:2024-07-29 来源:精金石知识产权 阅读量:127


在专利审查意见答复过程中,会经常碰到审查员以最接近的对比文件,将权利要求中的一些技术特征作等同对比,而其他区别技术特征则以“公知常识”或“显而易见”为由,否定权利要求的创造性。

针对该类审查意见,乍一看,审查员论述的挺有理,但细究往往能够发现可以争辩的地方。遇到这类审查意见,建议大家从以下三个方面着手去寻找答复的突破口:



01


通过举证方式说明本领域的公知常识是什么


公知常识性证据通常是指技术词典、技术手册、教科书等记载本领域基本技术知识的文献;技术词典、技术手册、教科书之外的文献是否属于公知常识性证据,需要结合该文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等因素具体认定。


案例1



在第229128号复审决定中,实审审查员在驳回决定中引用了技术文献(“Characterization of novel steviol glycosides from leaves of Stevia rebaudiana Morita”,Masaya Ohta,等,The Japanese Society of Applied Glycoscience,第57卷,第3期,第199-209页,2010年12月)以表明莱包迪苷M是现有技术中已经公开的一种常规的甜菊甜味剂。在复审决定中,合议组认为,该文献并没有作为对比文件使用,其作为一篇研究性期刊类文献,无法表明其公开内容是本领域为解决相关技术问题而采用的惯用手段,也不属于工具书或者教科书类文献,因此该证据不能构成公知常识性证据,其所公开的内容不足以说明莱苞迪苷M作为甜菊甜味剂已达到了本领域公知的水平,因此,撤销了该驳回决定。


 

02


正确理解本申请的区别技术特征以及实际解决的技术问题


质疑审查员认定的发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题是否正确。如果不正确,要重新确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题。


首先,重新分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征,然后,根据该区别技术特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果,重新确定发明实际解决的技术问题。可以理解为,发明实际解决的技术问题,是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。


基于上述区别技术特征的分析以及上述区别技术特征在本发明中的技术效果可以得知:重新确定的发明实际解决的技术问题并非审查员所认定的“发明实际解决的技术问题”。故,审查员所认定的“发明实际解决的技术问题”有一定的错误。


同时,可以补充说明,上述区别技术特征是解决本发明技术问题的有贡献的核心技术特征。


案例2



发明专利申请(申请号:202011502493.0)请示保护一种页面生成方法,对比文件1(CN106095506A)是接近的现有技术,其公开了一种页面加载方法及装置。


在创造性审查中,审查员以该发明专利申请不具创造性为由发出第一次审查意见通知书。在第一次审查意见通知书中,审查员认为,基于该发明专利申请的权利要求1与对比文件1的区别技术特征,可以确定:发明实际解决的技术问题是“通过何种装置进行页面加载”,并将所述区别技术特征认定为本领域的惯用技术手段。


申请人对第一次审查意见通知书做出答复,首先,重新分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征,然后根据该区别技术特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果,重新确定发明实际解决的技术问题。


基于上述区别技术特征的分析以及上述区别技术特征在本发明中的技术效果得知:重新确定的发明实际解决的技术问题为:“在SSR(服务端渲染)模式下,避免服务器之间因接口超时或者接口返回耗时较长,页面的渲染会随之减慢,用户等待时间过长”,而非第一次审查意见通知书中审查员所认定的“通过何种装置进行页面加载”。


故,审查员所认定的“发明实际解决的技术问题”有一定的错误。



03



该区别技术特征是否可以与对比文件1结合

即使技术特征被认定为属于“公知常识”,但对于“公知常识”与所引用的对比文件的结合启示,审查员在审查意见通知书中常常语焉不详或者仅简单给出结论。在创造性的判断中,在利用对比文件与公知常识的结合来判断创造性时,需要综合考虑它们之间是否存在结合的技术启示。


也就是说,申请人或代理人应该重点关注所请求保护的技术方案中各个技术特征之间的关联性。如:“分析基于现有技术中已经被普遍公开的技术内容,‘难以想到’通过‘结合’可以得到上述技术方案的技术启示”。这里的“难以想到”的考量标准包括:a)结合后会出现相反的技术教导,使得本领域技术人员主观上不会想到实现“结合”;b)结合后的方案无法实施或达不到预期的技术效果。


案例3



本申请权利要求1,即公开号为CN106867413A的发明专利于申请日公开的一种高浓度氧化铈抛光液,包括如下质量百分比的组分:氧化铈40~60%,分散剂0.02~0.5%,稳定剂0.5~5%,增稠剂0.06~1%,螯合剂0.1~2%,润滑剂0.25~5%,杀菌剂0.05~0.5%,有机碱调节剂,余量为去离子水。


对比文件1,公开号为CN104178033A的发明专利说明书第5~16段公开了一种纳米氧化铈抛光液组合物,该抛光液组合物含有表面改性的纳米氧化铈、二氧化硅、氧化剂、碱性化合物、分散剂、醇化合物和水;所述的纳米氧化铈预先使用表面活性剂对其进行表面处理。


本申请权利要求1与对比文件1的最大区别在于,本申请权利要求1未对纳米氧化铈进行表面改性,但添加了稳定剂、增稠剂、螯合剂、润滑剂和杀菌剂这些助剂。


审查员指出:在抛光液中添加增稠剂、螯合剂、杀菌剂和氧化剂均是本领域公知常识,因此,本领域技术人员能够根据对抛光液的使用需求容易想到在对比文件1的抛光液中选择性的加入所需组分、删减不需要的组分。

答复思路:对比文件1对氧化铈进行表面改性是使氧化铈可以较好地分散到体系中,不易团聚成大颗粒,即表面改性起到提高氧化铈分散性的效果,那么,在当本领域技术人员增加其他新的组分或者删减不需要的组分时也应当是能够起到对氧化铈分散性提高的作用。


而本领域公知,增稠剂只是提高抛光液的粘度,并不能达到与表面活性剂对氧化铈改性相同的效果;螯合剂能够与金属离子形成稳定的络合物,减少金属离子对抛光液的污染同时还能够起到缓释剂的作用,保护机床不受抛光液腐蚀;而杀菌剂也仅仅是减少菌群对抛光液的污染。


虽然本领域公知增稠剂、螯合剂、杀菌剂和氧化剂可以添加到抛光液中,但是在增稠剂、螯合剂、杀菌剂和氧化剂均不能达到与表面活性剂对氧化铈表面改性以提高其在体系中分散效果的作用。因此,本领域技术人员并不能显而易见地添加增稠剂、螯合剂、杀菌剂以替代省略对氧化铈表面的改性处理,进而也就不能得到本申请的技术方案。



小结



在面对审查员发出的认定某个区别技术特征为本领域公知常识或常规技术手段的审查意见时,可以从举证责任、公知载体、技术启示等角度客观分析,该技术手段是否为本领域的公知常识,进而制定答辩策略。


分析过程中,将本申请中的技术方案和对比文件的技术方案进行清晰地分析对比,结合区别技术特征重新确定的技术问题,跳出仅局限于区别技术特征本身固有功能或效果的技术问题来进行论述,从而针对“公知常识”类的审查意见进行有理有据的意见陈述,最终说服审查员,进而获得授权。



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